September 18, 2014

Demandes et oppositions de marques de commerce au Canada

Partez du bon bien, exercez un contrôle et soyez prudent en revendiquant une date de premier emploi

Dans l’affaire 911979 Alberta Ltd. c. Hero Nutritionals, Inc., 2014 COMC 72, une récente décision du Registraire des marques de commerce, l’opposante a eu gain de cause même si elle n’a produit aucune preuve pertinente à l’appui de son opposition. L’opposante s’est appuyée entièrement sur la preuve de la requérante, dont la demande a été rejetée par la Commission des oppositions. La décision porte principalement sur la date de premier emploi revendiquée dans la demande relativement à la marque de commerce. 


La requérante a produit une preuve indiquant une date de premier emploi en juin 2008, mais elle revendiquait un emploi de la marque de commerce visée par sa demande depuis le 8 janvier 2008. La requérante n’a pas précisé dans sa demande qu’elle avait employé (ou non) la marque de commerce de janvier à juin, mais sa preuve n’établissait pas d’emploi avant juin 2008 (c.-à-d., la preuve révélait une incompatibilité ou, à tout le moins, une ambiguïté). De plus, l’emploi qui a été établi était attribuable à une entité différente (quoique probablement liée), et aucune preuve n’a été produite permettant de conclure que la requérante détenait elle-même « un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises » ou des services liés à l’emploi de la marque de commerce. En conséquence, la requérante ne pouvait même pas revendiquer cet emploi « tardif » par une entité à laquelle elle était liée.


Sur le fondement des éléments de preuve au dossier, la Commission des oppositions a conclu que l’opposante s’était acquittée du fardeau qui lui incombait relativement au motif d’opposition pertinent, mais que la requérante ne s’était pas acquittée de son obligation de démontrer que sa demande était conforme aux exigences applicables de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, notamment, en raison de son défaut d’étayer la date de premier emploi alléguée. Par conséquent, la demande a été rejetée.


Cette décision présente d’importants rappels pour les propriétaires de marques de commerce au Canada :
  1. Une partie à une opposition de marque de commerce doit s’assurer de toujours produire la meilleure (et plus récente) preuve à sa disposition puisque des défauts ou des incompatibilités parmi les éléments de preuve peuvent être soulevés contre elle.
  2. Dans le cas où l’emploi de la marque de commerce visée par une demande est attribuable à une tierce partie (même s’il s’agit d’une partie liée, telle une société affiliée), la requérante doit s’assurer que l’emploi fait l’objet d’un enregistrement, que la tierce partie exerce un contrôle sur cet emploi et que celui-ci est documenté pour pouvoir en établir la preuve dans le cadre d’une opposition ou d’une autre procédure. Il est recommandé de conclure un accord de licence formel (par écrit) qui assure le niveau de contrôle requis quant à l’emploi de la marque de commerce.
  3. Finalement, une requérante devrait agir avec soin en revendiquant une date de premier emploi puisque sa demande pourrait être rejetée si elle est incapable d’établir dans le cadre d’une opposition que cette date s’applique. Selon l’évolution du droit des marques de commerce au Canada, il est à noter qu’il ne sera plus obligatoire qu’une demande précise l’emploi sur laquelle elle est fondée ou une date de premier emploi; cependant, étant donné que l’emploi de la marque de commerce servira toujours à déterminer les droits à l’égard d’une marque de commerce, les propriétaires de marques de commerce devraient continuer de veiller à documenter adéquatement les dates de premier emploi et à cueillir des preuves d’emploi continu.

Si vous avez des questions concernant le processus de demande de marque de commerce ou les exigences d’enregistrement, les oppositions de marques de commerce ou d’autres aspects du droit de la propriété intellectuelle au Canada, veuillez communiquer avec l’un des auteurs ou un autre membre de l’équipe de la propriété intellectuelle et de la technologie de Cox & Palmer.


Demandes et oppositions de marques de commerce au Canada : partez du bon bien, exercez un contrôle et soyez prudent en revendiquant une date de premier emploi (format PDF)

Pour lire la décision intégrale : 911979 Alberta Ltd. c. Hero Nutritionals, Inc., 2014 COMC 72 (CanLII).


La présente publication de Cox & Palmer a pour unique but de fournir des renseignements de nature générale et ne constitue pas un avis juridique. Les renseignements présentés sont actuels à la date de leur publication et peuvent être sujets à modifications après la publication.